上海知识产权法院：外企在华商标诉讼对我国企业海外商标维权的启示

　　近年来，外企在华商标诉讼案件备受关注。上海知识产权法院在处理这些案件中积累了丰富的经验。本文将深入探讨外企在华商标诉讼的情况，以及这些案例对我国企业海外商标维权带来的启示。通过分析相关案例和法律实践，揭示我国企业在海外商标维权中可借鉴的策略和方法。文章旨在帮助我国企业提升海外商标保护意识，增强在国际市场中的竞争力。读者将从本文中了解到外企在华商标诉讼的重要意义，以及如何将这些经验应用于我国企业的海外维权行动，不容错过。

　　“走出去”和“引进来”仍然是改革开放的主旋律之一。改革开放40周年以来，中国在吸引外资和推动中国企业走出去方面取得了巨大成就，中国的对外开放进入了一个新阶段。与此同时，驰名商标在海外频繁注册。如广东省汕头市澄海区玩具礼品企业在智利注册、镇江醋商标在韩国注册、王志和商标在德国注册等相关新闻频繁报道。商标注册已成为中国企业“走出去”的“绊脚石”。

　　在“走出去”的过程中，中国企业面临着保护品牌的巨大压力。在诉讼领域，除了有意提起商标侵权诉讼外，还应积极处理抢注者提起的侵权诉讼，对抢注者提起商标禁止诉讼。外国公司在中国也面临着类似的商标维权问题。他们较高的管理水平、较强的诉讼能力、相关的实践和创新，值得中国政府和企业借鉴。

　　与商标侵权相比，中国企业在海外维护商标权的主要对象和难点是他人注册商标。除募捐外，相关案例多为高价购买、更换标识或退出市场等，海外维权困难重重。

　　1. 损伤类型广泛。从标识行业来看，除了华为、海信海信、联想等强势制造品牌外，王志和、戈布力、桂发祥十八街等食品餐饮老字号也是重灾区。从标识类型上看，无论是一般商品、服务商标，还是龙潭、碧螺春等集体商标、认证商标均被广泛侵权；从侵权区域来看，不仅有欧美日韩等发达市场，还有东南亚、非洲等发展中市场。

　　2. 侵权主体多种多样。首先，商业主体注册商标或其他商标，由公司或个人通过印刷商销售商标获得经济利益，然后勒索权利人购买以获取利益。大部分受试者来自国内或中国背景。例如，德国华人零售企业注册了茶茶、金麦郎等商标。第二，代理人以自己的名义注册许可人的商标。例如，日本的餐饮代理商以自己的名义注册了狗不理的商标。第三，竞争对手注册商标是为了阻止相关主体进入市场。例如，西门子在德国注册了海信的字母商标。

　　3.应对措施不足。一是投资购买商标，向抢注者支付费用后，将相关商标转让到自己名下；二是改变商标的内容。例如，联想(Lenovo)原英文名Legend被注册，并更改为虚词Lenovo。三是放弃相关市场，比如英雄笔商标在日本注册后，因为不愿意支付费用，*最终退出市场；第四，开展诉讼维权，虽然越来越多的企业坚持诉讼维权，但整体胜诉案例比例有限。

　　4. 反映的问题。一是缺乏商标战略思想认知，缺乏“海外进军，商标先行”的商标布局，无商标或注册不及时，商标注册和检索能力差，后续维权往往陷入被动；二是市场调研和维权能力差，对国家相关法律缺乏了解，缺乏取证意识和能力，诉讼维权意愿淡薄；三是维权缺乏国家和机构的支持，在国家层面和基础层面的维权合力和影响力尚未形成。

　　现阶段，在华外资企业除了打击商标侵权的方式更加多样化外，在商标注册后应对商标侵权、对商标注册主体提起商标无效诉讼以维护自身商标权益的手段、能力和经验也更加丰富。举三个例子：

　　案例一：淘宝城打假案被告人李某，作为韩城公司的实际负责人，负责“淘宝城”店铺的租赁和日常管理，疏忽销售打假店铺，并通过收取“扩张经营费”，统一组织人员装修秘密隐蔽，造成规模化打假销售。从2010年11月到2013年5月，该商场共发生33起商家涉嫌销售假货的案件，曝光金额达3亿元。经法院审理，李某作为市场管理方的实际控制人，万某作为提供装修服务的从犯被裁定，*最终被裁定相应的徒刑和罚款。

　　法院审理后认为，原告及相关主体注册了近800个与海外知名香水品牌相同或相似的商标，长期曲解政府部门，谋取利益。法院确认了维密在相关产品产品包装上的在先版权，驳回了商标注册人的侵权主张。

　　案例3:中国乔丹公司拥有“乔丹”、“乔丹”等注册商标。美国公民篮球明星乔丹以相关商标损害其在先姓名权为由，提起商标无效诉讼。在一审和二审中，他的要求被驳回。应撤销的，是指拼音为“QIAODAN”的商标及其相关组合商标，由于美国公民Jordan不享有姓名权，在不影响其在先姓名权的情况下应予保留。

　　第一个案件是商标侵权案。虽然是国家审判，但权利人在初步侵权调查和行政举报中发挥了作用。作为打击商标侵权最严厉的手段，它与商标民事诉讼、行政处罚构成了严密的侵权保护网。打击对象不仅是直接生产、销售等侵权行业者，还包括故意帮助实施侵权犯罪的公司和个人，如上述案件中的游戏场地管理人员和装修服务人员。除了聘请调查公司开展市场调查、为执法机构提供线索、开展侵权诉讼外，还注重成立外商投资企业协会优质品牌委员会等机构，通过评选年度知识产权保护十佳案例，提升社会商标保护意识，典型案例衔接两部法律等形式与执法司法机关互动。打击侵权的意愿增强。

　　案例二是企业标识涉嫌被注册起诉后，应诉的案件。在本案中，原告通过大规模注册的方式，将相同的英文单词、中文翻译和相关图形注册为商标，并起诉维密关联公司在中国销售的香水等产品侵权。维密没有在中国保护其香水的名字，其保护策略也有缺陷。下面的应对策略值得借鉴。一是积极应对诉讼，确定陈述策略。维密政策对该投诉提出了以下辩护意见：1.维密公司的策略是：使用被指控侵权的标识属于非商标使用；2. 2. 在先包装艺术设计在先著作权的辩护3、原告恶意抢注，恶意诉讼辩护；4. 仅使用标签会造成产品来源的混淆；5、有权申辩的一方，不承担赔偿责任。上述抗辩内容相互交错，涉及商标侵权抗辩的主要内容。二是提供详细准确的证据。鉴于在先权利，列举了产品包装设计图纸、人员陈述和公开发布，鉴于恶意注册，提供了原告在无合理理由的情况下注册的大量商标的记录。证据材料达数万页，对促进法官的内心信念起着重要作用。第三，适时提起商标无效宣告诉讼行政程序，消解原告起诉的权利基础。上述案件所涉及的商标也最终被撤销，证明了民事案件认定的正确性，防止了相关恶意诉讼的发生。

　　第三个案件是针对商标抢注的无效诉讼。中国实行商标先行注册制度。乔丹公司对中国乔丹有限公司相关商标提起无效诉讼已经过了多年，公司的经营规模已经形成，维权难度加大。乔丹先生可以在一些案件中做出裁决：首先，程序足够清晰和详尽。在*高院再审前，该案已被商标有效性裁定，商事法官接受，一审、二审司法程序相继启动，*高院终于在再审程序中获得了机会。二是对实体法有充分的熟悉和准备。*最高法院启动再审程序要求严格，一般要求案件本身具有示范和指导的象征意义。第《商标法》条中在先权利的规定具有归纳性和模糊性，需要在案件中不断加以澄清。乔丹方面抓住了这一点，在明确了相关在先权利的类型后，达到了正确的攻防效果，提供了足以使再审法院改变原审的证据，*最终实现了案件的无罪。

　　综上所述，外企在中国的维权情况：一是拥有良好的诉前商标保护和监测制度，包括在总部直属机构设立商标保护部门，建立完善的商标监测和注册制度，建立市场调查网络和内部数据保留制度，建立各地维权制度。二是在诉讼中有完备的诉讼机制。拥有熟悉相关国家新诉讼制度和实体法的专业法律团队，根据案件情况制定诉讼策略，并提供必要的证据。

　　要提高中国企业的海外维权水平，最直接的就是提高企业对商标的起诉意愿和能力。相应的，企业要建立和系统化商标管理体制机制，国家和社会也要给予足够的支持。

　　(一)诉讼经验

　　1. 了解相关法律。以德国市场为例，在实体法方面，德国法律和判例对恶意抢注的成立条件有更详细的区分和阐述。对于法律顾问抢注行为，其要求包括存在代理合同或类似法律关系，侵权为代理人以本人名义登记，主观恶意为未经授权人承诺；根据先例，同行注册的恶意认定包括知道相关商标在国外注册，并预测该商标将在德国使用；恶意认定储备抢注包括抢注方的经营领域是批量注册他人商标，目的是将商标转让或授权给他人以获取利益。在程序法方面，商标注册后，作为注册商标代理人的人可以在商标颁发之日起三个月内提出异议。对于所有恶意注册的，被非法注册的人可以以恶意为无效理由申请撤销商标。商标注销后，有关企业可以以自己的名义重新注册商标。经代理人登记后转让给第三人的，可以要求转让给中国企业，但期限为3年；此外，德国法律还规定，在反不当行为的情况下，可以要求窃取登记簿的人停止使用并赔偿损失。诉讼策略的制定必须建立在充分了解相关法律的基础上。

　　2. 制定诉讼策略。虽然各国法律不同，但其背后的商标侵权制度和理念是相似的。第一步是审查商标权基础，第二步是判断商标是否构成侵权，第三步是确定相应的法律责任。在了解相关国家法律的基础上，聘请专业的律师团队对案件进行分析，并将其纳入诉讼策略。

　　在处理注册后他人提起的侵权诉讼时，应从商标侵权抗辩的角度确定诉讼策略。常见的商标不侵权抗辩理由有：1。所使用的商标为本公司注册商标；2. 2. 非商标法意义上的商标使用抗辩包括警告性使用，即在必要的范围内使用他人的商标，以说明商品或服务的来源和指示目的，如正品销售、客户服务、零部件组装等，以及说明性使用，它描述的是产品本身而不是商品来源。3.标识的使用不会造成产品来源的混淆；4. 在先使用和在先维权，前者是指相关商标在商标注册前已被使用，后者是指他人在商标注册前已取得的著作权、名称权、外观设计专利权、肖像权、名称权等；5. 法律来源辩护，支付赔偿责任；6、原告恶意抢注，恶意诉讼辩护。为应对相关诉讼，相关商标可以在执行行政程序或诉讼程序的同时被宣告无效或撤销。

　　在商标无效宣告诉讼中，应当以自身在先权利为依据，以他人商标注册的恶意为依据，以商标注册行为的不当为依据。

　　3.证据的针对性。在国外提出异议或主张权利时，要注意从主观和客观两个方面收集证据，证明他人的侵占行为具有主观恶意和客观侵占事实。可以证明主观恶意的证据主要包括两国当事人之间的通信往来、产品加工或代理合同、商标使用费的书面要求以及抢注人的经营范围。客观证据主要是指中国企业曾经使用过该商标的证据，包括商业文件、票据、合同、广告、宣传册、展览证书等，该商标在商业活动中被使用过。中国企业作为商标持有人，在提出异议或权利主张时应注意举证时间，尽量以电子方式提交所有可信的证明材料。

　　(2)政策支持与企业管理

　　1. 在国家和社会层面交换对权利保护的支持。第一，增强境外商业机构知识产权交流和保护能力。协调海外维权工作，包括接受企业海外知识产权咨询并提供服务；为企业海外诉讼提供协助服务；定期研究编制调查报告，反映境外维权情况。二是建立境外维权行业协会和分支机构。相关海外企业作为成员加入，交流产业保护现状；制定产业保护相关意见，定期向有关部门提出建议；维权能力强的大企业协助中小企业开展维权；与地方知识产权保护部门及其他行业协会建立联系，沟通问题解决模式，顺畅大众媒体。

　　2. 引导企业建立健全商标管理制度。一是设立专门机构。在企业内部设立总部直属的品牌保护部门；建立完善的商标监测体系，充分利用马德里国际商标注册体系进行商标注册和辩护商标注册；对产品包装、企业名称、装饰等涉及的其他权利实行分级保护制度。专注于保留商业推广、合作等证据。第二，完善商标权益保护制度。建立行政侵权、民事侵权、刑事侵权制度；聘请当地律师事务所和调研公司建立商标检索制度；注重商业调查在发现侵权行为和相关诉讼中的价值；与相关市场政府执法机构积极互动。

　　评论来源：上海知识产权法院

　　【注释】

　　见赵毅，《在德国或欧洲共同体遭遇商标“恶意抢注”的应对方法》,《中华商标》,2011年11月。

　　[2]参照上海市普陀区人民法院(2015)《普兴(知楚字)》第50号刑事判决书。

　　[3]参照上海市普陀区人民法院(2015)第401-406号民事判决书。

　　见*高级人民法院(2016)*再次高发航第15、20、25-32号行政判决书。

　　见中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会《2016-2017年度知识产权保护十佳案例及“两法”衔接典型案例》。

　　见赵毅，《在德国或欧盟遭遇商标“恶意抢注”的应对方法》,《中华商标》,2011年11月。

　　[7]参见刘建华，《韩国知识产权海外维权措施及其启示》,2008年4月《国际经贸探索》出版。

　　上海知识产权法院：外企在华商标诉讼对我国企业海外商标维权的启示

　　摘要：上海知识产权法院审理的外企在华商标诉讼案件为我国企业海外商标维权提供了宝贵启示，文章剖析了典型案例，探讨了相关策略及其对中国企业海外商标保护的影响。

　　1、外企在华商标诉讼的类型

　　外企在华商标诉讼主要涉及商标侵权、商标撤销和商标无效宣告等类型，其中商标侵权案件最为常见。

　　2、商标侵权案件的审理要点

　　上海知识产权法院在审理外企商标侵权案件时，重点关注商标的显著性、使用在相同或类似商品/服务上的混淆性以及侵权行为是否具有主观恶意等要素。

　　3、我国企业海外商标维权策略

　　借鉴外企在华商标诉讼经验，我国企业在海外商标维权时应采取积极主动的策略，包括：及时注册海外商标、建立海外商标监视体系、积极应对海外商标侵权行为、寻求专业法律援助等。

　　4、上海知识产权法院的指导意义

　　上海知识产权法院审理的外企在华商标诉讼案件为我国企业海外商标维权提供了清晰的司法指引，有助于提升中国企业在海外市场的商标保护意识和维权能力。

　　5、拓展思考

　　随着全球化进程的加快，商标保护在国际贸易中愈发重要。我国企业应加强海外商标维权意识，充分利用法律手段保护自身知识产权，促进企业在国际市场上的健康发展。

　　Q1:上海知识产权法院在审理外企商标诉讼时关注哪些要素？

　　A1:商标的显著性、使用在相同或类似商品/服务上的混淆性以及侵权行为是否具有主观恶意。

　　Q2:我国企业海外商标维权应采取哪些策略？

　　A2:及时注册海外商标、建立海外商标监视体系、积极应对海外商标侵权行为、寻求专业法律援助。

　　Q3:上海知识产权法院对我国企业海外商标维权有何指导意义？

　　A3:提供了清晰的司法指引，有助于提升中国企业在海外市场的商标保护意识和维权能力。

　　本文通过剖析上海知识产权法院的外企在华商标诉讼案件，为我国企业海外商标维权提供了宝贵启示，清晰阐述了商标侵权案件的审理要点、海外商标维权策略以及上海知识产权法院的指导意义，具有较强的实践指导性和启发性。